用注册商标去申请外观设计专利合法吗?

状告商标侵权，结果一个拿出商标注册证书，一个拿出外观设计专利证书，当商标专用权碰上了外观设计专利权，在公说公有理，婆说婆无错的情况下，如何处理呢?

某监督管理局接加多宝饮料有限公司投诉，称在市场上有一家食品店销售的“某某宝”凉茶，突出使用“寶”字商标，与自己合法使用的第11926013号“寶”字注册商标主要部分相同、整体视觉效应近似，容易导致消费者混淆误认、误购，违反了《商标法》的规定，侵权了自己的商标专用权，要求市监部门查处。

监督管理局接到投诉后，在该市场发现了该侵权产品。监督管理局工作人员对比二者的包装发现，两者都是以金色的“寶+背景图”为主图案，“寶”字均在界面中突出使用，且“寶”字都是繁体楷书，字体、颜色完全相同，文字、图案排列布局基本一致。唯一的区别就是右上角的文字，以一方是加多宝，一方是某某宝。

经监管人员查询发现，第11926013号“寶”字注册商标是王老吉有限公司于2016年8月14日在商标局核准注册在第32类商品上的注册商标。王老吉公司取得注册商标所有权后，于2016年9月9日签发授权书，授权加多宝(中国)饮料有限公司在产品包装和广告宣传中使用“寶”字商标，并授权全权处理侵犯“寶”字注册商标的一切侵权行为。

而在《商标法》第57条明确规定，有下列行为的均属侵犯注册商标专用权：

(一)未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;

(二)未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的;

(三)销售侵犯注册商标专用权的商品的;

(四)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;

(五)未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的;

(六)故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的;

(七)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

因此，监督管理局依法对涉案产品进行查扣，并对涉案经营者进行调查。但就在监督管理局调查期间，被投诉的经营者提供了一份“某某宝”生产企业出具的《外观专利证书》复印件。该外观专利证书载明，2016年12月14日该企业使用的“饮料瓶(某某宝)”外观图，被国家知识产权局授予“外观设计专利权”。

以这个外观设计专利证书，该企业否认了商标侵权行为，称自己是专利权的合法使用，不构成侵权。

本来明显的商标侵权案件因外观设计专利证书的出现，突然变得复杂了起来。对此相关执法人员对相关法律法规进行了细致的分析，事情慢慢明朗了起来。

2009年11月9日，国家工商行政管理总局出台《关于如何处理商标专用权与外观设计专利权冲突问题的批复》(工商标函字〔2009〕291号)，明确规定：“一、商标专用权和外观设计专利权是重要的知识产权，分别受《商标法》和《专利法》的保护。这些权利的取得与行使，应当遵循诚实信用原则，不得以不正当手段侵害他人的在先权利。二、外观设计专利对他人在先商标专用权构成侵害的，工商行政管理机关可以依照《商标法》及其实施条例的有关规定，及时作出处理。”

还有，在《商标法》第三十二条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。而外观设计专利就在他人在先权利之中。

在加上《商标审理标准》中对于他人在先外观设计专利权的界定是外观设计专利的授权公告日应当早于系争商标注册申请日及使用日。

经过对一系列法条的分析，“时间”成了解决问题的关键点。从当事双方提供的商标注册证书及外设设计专利证书可以看到，“寶”字商标在2016年8月14日被核准注册，而“饮料瓶(某某宝)”是2016年12月14日才获得外观设计专利权的。对比发现，商标早于专利授权4个整月。

据此，监督管理局认定“饮料瓶(某某宝)”外观设计专利对“寶”字在先商标权构成了侵害，所以“某某宝”企业的行为构成商标侵权，最后监督管理局根据《商标法》以及《商标法实施条例》依法对侵权企业进行查处、处罚。

纵观案件的本身，就是一家企业用另一家企业的注册商标申请了外观设计专利，然后想通过外观设计专利来做到光明正大的侵权，但天网恢恢疏而不漏，该来的总是会来到的。因此，我们在这里郑重提醒大家：无论是注册商标还是申请专利，一定不要耍“小聪明”，企业发展离不开的是诚信经营。

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