商标攻略之如何注册和保护带有外国地名的商标

原标题：商标攻略之如何注册和保护带有外国地名的商标兵法讲究攻与守的辨证关系，在进攻中包含着防守要素，在防守中又蕴藏着攻击意义；含有外国地名的商标注册中亦有攻与守的平衡。对于企业而言，在“地名商标”申请之初，要积极做好防守工作，在顺利获准注册之后，做好后续维权工作，实现攻与守的平衡，提前布局，具有现实的意义。“XX律师，这个商标能注册吗？”作为商标代理人，经常被客户问到商标注册可能性的问题。对于涉外商标代理人而言，更是需要熟知一些含有外国文字商标的禁忌，比如“公众知晓的外国地名”，即是禁止作为商标注册和使用的一条红线。根据目前的审查实践，对于绝对理由的审查标准较为严格，一般情况下，如果审查员认为商标中含有较为知名的外国地名，该商标大概率会在初审过程中被驳回。对于申请此类商标的客户而言，如何通过驳回复审或者后续诉讼程序，获得商标注册，而商标获准注册之后的保护程度又有哪些限制，笔者从下面的三连问出发，对地名商标的保护进行简单的梳理和总结。问题一：外国地名能不能注册为商标？地名是人们赋予地理环境中具有方位意义的各种具体地理实物的名称，是表示一个或一定方位的符号，没有地名就无法表示或区分某个位置、某片区域，比如北京、巴黎、纽约，公众看到就知道方位在哪。地名属于公共资源，为该地的全体成员共同享有。注册商标，是指经商标行政管理机构依法核准注册的商标。商标一经注册，其注册人便获得使用注册商标的专有权和排斥他人在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的禁止权。显然，地名商标是一场关于“公共资源”与“私权利”的博弈。将地名作为商标注册，需要实现公共价值和私权价值的平衡。根据《商标法》第十条第二款：县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。根据《商标审查标准》，本条中的“公众知晓的外国地名”，是指我国公众知晓的我国以外的其他国家和地区的地名。地名包括全称、简称、外文名称和通用的中文译名。“公众知晓”，和“驰名”一样，都是一个动态发展变化的事实状态。一般会考虑（1）词典解释；（2）是否通过出版、网络、广播、影视等大众传媒对该外国地名在一定时间内进行了较为广泛的传播，使中国公众可以较为容易知悉该外国地名；（3）使用人对该外国地名的实际使用情况等。《商标法》之所以将公众知晓的外国地名规定为禁用标志，主要是基于以下几个方面的原因：一是地名直接表明了商品的产地，一般无法起到区分产品来源的功能；二是地名与商品产地不一致的，还容易造成对消费者的误导和欺骗; 三是为了防止公共资源被私权侵占,商标权的范围不能跨越到公众知晓的地名这样的公有领域。将公众知晓的外国地名注册为商标，限制了公众对于“公共资源”的使用自由，属于《商标法》的禁用条款；如果商标包含公众知晓的外国地名，那么在注册过程中就会遇到被驳回的问题。但并非所有被驳回的带有外国地名的商标一定不可以注册，那么什么样的外国地名商标能获准注册？问题二：什么样的外国地名商标能获准注册？《商标法》第十条第二款的但书条款明确提到：“但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。”《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（法释〔2017〕2号）第六条：商标标志由县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名和其他要素组成，如果整体上具有区别于地名的含义，人民法院应当认定其不属于商标法第十条第二款所指情形。根据《商标审查标准》，“地名具有其他含义”，是指地名作为词汇具有确定含义且该含义强于作为地名的含义，不会误导公众的。实践中，可以从以下方面进行逐一考虑：1.商标所包含的外国地名是否确实属于公众知晓“公众知晓”是一个动态发展、变化的事实状态，且指我国公众所普遍知晓。如果申请人能够举证证明该外国地名并不为中国公众所普遍知晓，那么商标仍然具有可注册性。笔者注意到，在(2011)高行终字第384号关于第5356237号“SHIMIZU及图”商标驳回复审的二审判决书中，北高院经审理认为：本案申请商标中包含有“SHIMIZU”，商标评审委员会所举的《英汉大词典》可以证明“SHIMIZU”具有“清水”的含义并指向了作为地名的日本的清水市，但因语言差异的缘故，中国公众一般难以将“SHIMIZU”认知为作为地名的日本清水市，现有证据亦不足以证明“清水市”作为日本地名已为中国公众所知晓。可见，对于因含有地名被驳回的商标，基础出发点可以先从该地名是否为中国公众所普遍知晓出发。2.中国公众知晓的是外文的外国地名还是外国地名的中文译文对于外国地名而言，还可以基于中国公众的认知能力和认知习惯，进一步判断地名的中英文表达方式是否均已经为中国公众所熟知；有些外国地名，虽然中国公众知晓其中文译文，但是对于其英文表达并不熟悉，那么不妨碍其英文表达作为商标注册。在(2012)高行终字第1001号关于第G980884号“ZURICH HELPPOINT”商标驳回复审的二审判决书中，北高院认为：《商标法》第十条第二款中规定的公众知晓的外国地名，是指为中国公众所知晓的外国地名，同时应考虑中国公众知晓的是外文的外国地名还是外国地名的中文译文。如果中国公众知晓的是外国地名的中文译文，而外文的外国地名并不为公众所知晓，则该外文的外国地名不在禁止使用和禁止注册之列。就本案而言，虽然申请商标中包含的外国地名“ZURICH”对应的中文译文“苏黎世”为中国公众所知晓，但该外文表达对于中国公众而言并不具有很高的认知程度。因此，在此情况下，原审法院认定对于中国相关公众而言，申请商标并不违反《商标法》第十条第二款规定，具有可注册性是正确的。3.商标是否包含其他元素，整体上是否具有其他含义实践中，大多数被驳回的地名商标，均是由地名和其他要素组成，在这种情形下，如果商标因有其他要素的加入，在整体上具有显著特征，商标本身不再具有地名含义或者不以地名为主要含义的，就不宜因其含有县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，而认定其属于不得注册的商标。根据《商标审查标准》，商标由公众知晓的外国地名和其他文字构成，整体具有其他含义且使用在其指定商品上不会使公众对商品产地产生误认的除外。例如：根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（法释〔2017〕2号）第六条：商标标志由县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名和其他要素组成，如果整体上具有区别于地名的含义，人民法院应当认定其不属于商标法第十条第二款所指情形。在(2020)京行终126号关于第29465105号“巴厘龍”商标驳回复审二审判决中，北高院认为：诉争商标由文字“巴厘龙”构成。虽然巴厘岛为国外著名的旅游胜地，但诉争商标“巴厘龙”与作为地名的“巴厘岛”存在较为明显的区别，根据我国公众的通常认知和理解，一般不会直接将二者相联系。因此，诉争商标的注册申请未构成2013年商标法第十条第二款规定的情形。如果商标虽然包括其他元素，但整体并未形成区别于地名的其他含义，仍不具有可注册性。在(2019)京行终8165号关于第25834778号“布林克斯吉尔逊&里昂”商标驳回复审案中，虽然该商标包含若干其他元素，且“里昂”文字位于最后，但考虑到该商标整体上并未形成区别于地名的其他含义，因此一审法院和二审法院均认定诉争商标的注册构成了商标法第十条第二款所指的不得作为商标使用之情形。4.商标是否经过使用足以使公众将其与地名区分商标的本质目的是为了区分产品和服务来源；如果含有地名的商标经过使用，产生了第二含义，足以使公众区分产品来源，那么仍然可以获准注册。因此地名商标是否经过使用产生第二含义，是考虑的重点。在2013高行终字第884号关于国际注册第1024730号“Munich RE及图”商标的驳回复审的二审判决书中，北高院认为：本案申请商标由“Munich Re”及图构成，虽然其中“Munich”含义为“慕尼黑”，是德国巴伐利亚州首府，属于公众知晓的外国地名。但是该地名文字“Munich”仅为申请商标的一部分，申请商标中还含有“Re”和图形。鉴于慕尼黑再保险公司英文名称为“MUNICH REINSURANCE COMPANY”，其所从事的是面向保险人的再保险业务，再保险对应的英文为“reinsurance”, 且在案文献、《声明》等证据证明“Munich Re”可以认知为“MUNICH REINSURANCE”的缩写，相关公众不会将申请商标仅仅视为地名。由此可见，虽然申请商标中含有地名文字，但是因有其他要素的加入，其整体上已经形成了有别于地名的其他含义，不宜因其含有公众知晓的外国地名而认定其属于不得注册的商标。笔者经过检索，发现以此理由争辩进而获准注册的商标较多，包括：第9699229号 （包括地名TORONTO）第9699164号（包括地名NEW YORK）第9199696号（包括地名NEW YORK）5.商标是否包含其他元素，且地名仅起真实表示申请人所在地作用如果诉争商标所含地名与其他具备显著特征的标志相互独立，地名仅起真实表示申请人所在地作用的，也可以以此争辩商标的注册性。《商标审查标准》中亦有此类的例子：比如：在(2018)京行终632号关于第8130647号“”商标的无效宣告二审判决中，北高院认为：诉争商标中虽然含有"TOKYO"即日本首都东京的英文译名，但仅是起到表示"阿童木"动漫人物形象创作来源地的作用，诉争商标的显著识别部分为"ATOM"及图形部分，进而诉争商标整体上具有区别于地名的含义，不属于2001年商标法第十条第二款所指情形。那么在地名商标注册之后，是否就此万事大吉、获得绝对的排他性保护呢？或者说，含有地名的商标，其在具体实施商标权的过程中，是否会有限制呢？问题三：地名商标注册之后的权利范围是否有限制？商标获准注册之后，商标注册人即获得了该商标的专用权，一方面享有在其核定使用的商品或者服务上对其注册商标行使标记、使用、许可、转让、续展等权利；另一方面，对他人在相同或者类似的商品或者服务上擅自使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为，商标注册人有权予以制止。而含有地名的商标注册之后，由于其组成元素，即地名部分，具有公共资源的属性，因此，其注册人享有的商标专用权受到一定的限制。这主要是出于平衡和保护各方利益、鼓励和保证公平竞争、维护社会经济正常秩序的考虑。根据《商标法》第五十九条：注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。如果他人使用地名的目的是为了描述、介绍地理位置、地理环境，并非作为区分产品来源的商标使用，即便该地名包含在注册人的注册商标中，他人也是完全有权对该地名进行合理使用的。在(2019)粤民终1597号关于鹰潭枫丹白露酒店有限公司、芒果网有限公司与深圳市丹枫白露酒店投资管理有限公司侵害商标权纠纷、不正当竞争纠纷二审民事诉讼中，深圳市丹枫白露酒店投资管理有限公司基于其在先注册的第3577620号“”、第3577619号“”商标，主张鹰潭枫丹白露酒店有限公司、芒果网有限公司在酒店招牌处、酒店宣传册、客房用品、酒店外围道路广告牌、官方网站等处使用“枫丹白露”标识，侵害了其涉案商标权。二审法院审理后认为：1）被诉侵权标识的主要部分为“枫丹白露”，与深圳丹枫白露酒店涉案商标构成近似；2）“枫丹白露”、“枫丹白露宫”是法国著名的历史、文化、旅游“Fontainebleau”名镇和及其宫殿的中文翻译，不仅在法国而且在我国都均有较高的知名度，已经成为公共领域的资源，不能被个别人独占享有。被诉侵权标识的主要部分即法文部分与法国著名“Fontainebleau”地名完全一致、中文部分也完全对应该法文的中文翻译，被诉侵权标识的其余图案部分与深圳丹枫白露酒店涉案注册商标不相同也不相近似。综上，深圳丹枫白露酒店无权禁止他人正当使用“枫丹白露”这一外国地名，鹰潭枫丹白露酒店使用被诉侵权标识并不侵害深圳丹枫白露酒店涉案注册商标权。由此可见，含有地名或者与地名近似文字的商标权人，其享有的商标禁止权，是有限制的；如果他人使用地名的目的在于指示或描述地理位置或者客观事实时，权利人无权禁止该种使用行为。但同时，对含有注册商标地名的正当使用的前提应该是使用人使用该地名时，公众从该地名标识得到的启示是地名本身，即该地名的第一含义，而不是将他人商标意义上的标识作为自己商品的标识的意义使用，且使用人的行为出发点是善意的、程度是合理的。如果超过了必要的尺度，权利人也要适时出手，维护自己的合法权益。在“小龙坎”侵害商标权纠纷二审民事诉讼中（(2019)晋民终577号），二审法院认为：上诉人山西潮牛公司在店内招牌、装潢、餐具、订餐卡等多处突出使用“小龙坎”或者“小龍坎”字样标识。对于上诉人山西潮牛公司提出的小龙坎系重庆市的一个地名，使用小龙坎不属于商标性使用。商标法中关于地名的正常使用是指用于描述、介绍地理位置，本案中上诉人将在招牌、店内装潢等多处使用“小龙坎”，其对于“小龙坎”的使用存在“区别商品或服务来源”的功能，已经构成商标性使用。结语兵法讲究攻与守的辨证关系，在进攻中包含着防守要素，在防守中又蕴藏着攻击意义；含有外国地名的商标注册中亦有攻与守的平衡。对于企业而言，在“地名商标”申请之初，要积极做好防守工作，在顺利获准注册之后，做好后续维权工作，实现攻与守的平衡，提前布局，具有现实的意义。

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