防御商标的“撤三”及应对

IPRdaily导读：防御商标是指商标持有人在不类似商品上注册相同商标，以防止他人在其他行业上使用知名度较高的商标，造成不良影响的商标。而根据我国商标法第四十九条的规定，这些并非以使用为目的的商标很容易被提出撤销，本文则主要研究防御商标的“撤三”应对问题。

一

为什么要注册防御商标

统计表明，我国商标申请量近年来增长越来越快，如下图表所示：

这说明越来越多的人意识到商标的重要性，越来越注重对商标的保护。与此同时，许多居心叵测之人出现，将一些知名品牌的商标在其他类别注册，从而提升自身商品的知名度，这是很明显的“傍名牌”、“搭便车”行为。更有甚者以牟利为目的抢注、囤积商标，这种现象会对知名品牌造成十分严重的影响。例如在中国商标局官网检索“万达”商标，得到2335条相同或相似的结果，而其中属于全球知名的“万达广场”运营主体大连万达集团股份有限公司名下的商标仅611条（如下图），其余公司或个人占有该商标总量的七成之多，这种现象极容易误导消费者，令消费者在品牌认知上出现偏差，对企业的商誉、形象维护都将产生极大的不良影响。

商标抢注事件的频频发生，让很多知名品牌的持有人只能选择注册“防御商标”以保护自己的商标，防御商标获准注册后，往往是出于保护而非使用目的，那么如何防止被“撤三”，也就逐渐成为了商标大户们头疼的问题。

二

如何应对防御商标被“撤三”？

以清华大学注册的第10054988号“清华”商标为例，2018年9月6日，该商标被提出撤三申请，非使用目的注册在第32类饮料行业的“清华”商标无法交出实用证据，被商标局裁定撤销。

根据《商标法》第四十九条第二款规定“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。”可以得出，商标被提出撤三的两个应对方向：①提供该商标未使用的正当理由；②提供该商标的使用证据。

（一）商标未使用的正当理由

商标不使用的正当理由有哪些呢？《商标法实施条例》第六十七条规定：“下列情形属于商标法第四十九条规定的正当理由：（一）不可抗力；（二）政府政策性限制；（三）破产清算；（四）其他不可归责于商标注册人的正当事由。”由此可见，防御商标的防御目的并不属于商标不使用的正当理由之一。

同时，“正当理由”的举证，需要保证证据的客观性，以此说明“不可归责性”。例如官方的政策性文件、公开的自然灾害相关报道、第三方出具的破产事由分析报告等。所以日常案例中，商标局判断“正当理由不使用”商标的标准比较严格，企业很难以该理由来保全防御商标。

（二）防御商标的日常使用管理

（1）广告使用

根据《商标法》第四十八条规定：“本法所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”广告宣传是一种识别商品来源的行为，那么防御商标就可以作为广告宣传使用，广告宣传的形式有①在报纸、刊物、电视、广播、灯箱、路牌、大型户外设施等传统广告媒体上进行宣传推广；②在互联网平台上进行的宣传推广。

与实际使用有区别的是广告宣传使用可以不实际生产带有该商标的产品，但是对商标进行广告宣传时，应当及时保留好包含完整商标、能够与具体商品联系的广告宣传资料，如网页链接、视频、杂志、照片、签订的协议、开具的发票等。这种广告使用成本低、造价低、手续简单，是使用防御商标最简单的办法。

（2）许可给他人使用

防御商标可以许可给他人使用，为保证其法律效果，应做好“商标使用许可备案”，留存“商标使用许可合同”，同时要求被许可方提供使用证据，并保留。例如笔者曾办理的案件：里斯企业管理咨询有限公司将7816601号“赤兔马”商标许可给猴牌茶叶使用，进行撤三答辩时提供了被许可方的使用证据，商标局裁定予以维持。

这种许可使用需要注意的是：许可给他人使用时要慎重选择合作伙伴，监督商品的质量，以免对自己的品牌造成难以挽回的损失。

（3）图形商标登记版权使用

若防御商标为图形，可以进行版权登记，图形登记版权后，即使一直未投入使用，也不用担心“撤三”的问题，并且他人在后的相同商标申请会侵犯在先版权。

(三）应急补救措施

如果防御商标被提出撤三申请时，既没有正当理由，又没有使用证据，可以采用循环注册该商标，同时积极进行答辩，从而不给他人可趁之机。根据笔者代理经验，目前我国商标申请初审流程需要5～8个月，撤三审查流程一般需要12～13个月,但若没有进行答辩，流程会缩短至8～9个月，一般来说，旧商标被撤销前循环申请商标的话，就能获准初审，新商标也就能够继续起到防御的作用。

商标法对“撤三”的规定，是为了让商标资源更大程度上被利用，以免闲置商标浪费商标资源。从今年7月开始推算，2015年4月份之前申请注册的商标共1680万件已经可以被提出“撤三”申请，不知道这里面是否有您的防御商标呢？您又是否做好了被提“撤三”申请的应对措施呢？

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