商标案件中的正当使用问题

来源：中华商标

随着全社会商标意识的增强，以及商标本身作用的扩展，法院受理的商标纠纷案件近年来数量逐渐增加。相应的，在商标案件中需要涉及和处理的法律问题也越来越多。其中，商标案件中的正当使用问题一直是商标案件中较为复杂的问题，特别是越来越多的当事人以正当使用为由提出抗辩主张，导致多起案件的处理引起了较大争议和讨论。为了更准确处理此类案件，保障各案处理结果的一致性，有必要对已经发生的案例进行调查研究，总结出较为统一的处理思路和方案。为此，在对北京市朝阳法院2003年以来审理的商标案件中出现的涉及正当使用的案例，以及北京市其他各级法院的有关案例分析的基础上，形成了如下报告： 一、商标案件中涉及到正当使用问题的基本情况和特点 (一)涉及正当使用问题的商标案件逐渐增多 近一年多来，被诉侵权的商标使用人以正当使用进行答辩的案件数量呈明显上升趋势。为此，我们调取了96个案件，在这些案件中发现，凡是被诉侵权人同时使用了自己和他人注册商标或者未注册商标的，均以正当使用作为其不侵权的抗辩事由；那些在自己的企业名称中使用了他人注册商标或者其中包含的文字的被诉侵权人，有时也以正当使用作为其不侵权的抗辩理由。我院审理的商标案件中，出现正当使用问题的案件数量也出现了逐年增长的趋势。 以我院为例，自2003年至2005年我院审理的商标案件中涉及正当使用判断的一共8件，其中2003年1件、2004年1件、2005年达到6件。其中支持原告的诉讼请求的是4件，驳回原告诉讼请求认为被告构成合理使用的是4件，分别占50％。 另外，在我们调取的其他法院审理的57件商标民事侵权纠纷案件中，被告以正当使用为由进行答辩有16件，占所调取案件的28％。这16件案件中，法院支持了被告的答辩理由的有5件，另外还有2件两审法院对于是否构成正当使用持有不同意见。 (二)商标案件中出现的正当使用问题涉及面逐渐加宽 我们调取的这些案件中，涉及的正当使用的情况日益多样性，问题日益复杂化。2002年以前，被诉侵权人作出正当使用抗辩理由的基本上是含有“本商品通用名称”、“直接表示商品质量和主要原料”的注册商标。近年来，被诉侵权人据以作出正当使用抗辩的理由增加了“地名”，以及将他人注册商标中的文字注册为企业名称并正当使用的情况。我们此次调研调取的这些涉及到正当使用的商标案件，基本涵盖了商标案件中正当使用的各种具体情况。包括使用注册商标中所含有的本商品的通用名称的，使用注册商标中直接表示商品主要原料的，以及使用他人注册商标中的地名的。 (三)商标案件中正当使用与否的认定难度加大 随着技术的发展，新产品不断出现，新的产品名称也不断涌现。这些新涌现的产品名称，是否达到了该商品通用名称的程度，给正当使用的判断提出了新问题。除此以外，社会的发展还造就了许多新名词：房地产业的发展，又催生了数以万计的楼盘名称和地名；对外开放引进了无数舶来语……在此情况下，使得具有商品主要原料、地名、产品质量等含义的词语越来越多，这也给正当使用的界定带来了不小的困难。而且，在权利人法律意识不断增强的同时，侵权人的行为越来越隐蔽，越来越会打擦边球，使用的方式也往往似是而非。 　　此外，由于界定商标案件中正当使用标准的法律规定过于简单，理论研究也很少，因此，法官难以凭借以往的经验去分析和判断商标案件中的正当使用问题。 　 (四)商标案件中正当使用与否的认定结果差异较大 　 通过本次调查的近100件案件，我们发现，商标案件中正当使用问题的认定标准和结果差异较大。由于对商标正当使用没有统一的法律规定和理论认识，不同的法院对相同或类似的案件往往做出不同的乃至相反的处理和认定。特别是有些案件，在一审、二审和再审中出现截然相反的处理结果。这种执法不统一，使当事人对法律和法官产生了怀疑，也使得当事人在经营中缺乏安全感，感到无所适从，使法律本身在一定程度上丧失了其应有的社会指引和警示作用。 　　二、商标案件中涉及到正当使用的若干问题 　　商标案件中涉及到的正当使用问题出现上述特点，主要就是因为缺少法律规定和依据。 　　目前，关于商标正当使用的法律规定，只有《中华人民共和国商标法实施条例》(简称《实施条例》)第四十九条。该条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”这一规定比较笼统，而且对于这个规定并没有其他的具体解释性规范文件，因此，不同的法官在处理案件时的出发点，以及对正当使用构成因素的考虑就有了分歧，从而导致案件处理结果的差异。 基于上述情况，我们通过调研认为，要想解决商标案件中正当使用问题，并统一认识和司法尺度，应当解决如下问题： 　　(一)对正当使用的理解——正当使用存在的情形分析 　 通过前面提到的《实施条例》的规定，可以看出，我国现行法律对正当使用他人注册商标问题做出了规定。这种规定，能否说明我们在判断商标案件中的正当使用与否时，需要先分析被使用的他人注册商标是否含有这些特殊含义或内容?被使用的他人注册商标含有或不含有这些特殊含义或内容，是否会影响到正当使用的判断?被使用的他人注册商标不存在这些特殊含义或内容时，是否还存在正当使用的情况? 　　首先让我们来看一看国外有关商标案件中正当使用问题的法律规定： 　　TRIPS协议第17条规定，“成员可规定商标权的有限例外，诸如对说明性词汇的正当使用之类，只要这种例外顾及了商标所有人及第三方的合法利益”。 　　美国兰哈姆法《LANHAMACT》第三十三条b第二项规定：“将并非作为商标，而是有关当事人自己的商业上的个人名称的使用，或对与该当事人的产地有合法利益关系的任何人的个人名称的使用，或对该当事人的商品或服务，或地理产地有叙述性的名词或图形使用，作为合理使用；当然这种使用必须是只用于叙述该当事人的商品或服务的正当的诚实的使用”。 　　文字商标中具有识别作用的肯定是文字本身，但文字与图形的组合商标中，一般多以文字为主要的识别能用。作为商标的文字部分，可以分为描述性的词汇和非描述性的词汇。描述性的词汇又可以分为两大类，一类是描述商品或服务的通用名称、性质、用途、质量、主要原料等的词汇：另一类是通用词汇和公用词汇，例如地名和日常用语等。由于这些描述性的词汇，一般来讲已经不具有显著性，因此通常不会被注册为商标。但是，如果这些描述性的词汇具有了第二含义，且该第二含义已经达到一定的显著性，并足以区别商品或服务来源，那么就可以被注册为商标。这时，如果他人使用了这些注册商标的中心文字，那么由于这些注册商标文字本身所具有的描述性特点，就可能存在是否正当使用的问题。 　　对于非描述性词汇的文字商标，或者商标中非描述性的文字部分，由于其本身具有较强的显著性和识别性，因此通常而言，他人对于这些注册商标或者注册商标中的文字部分的使用，不应当具有什么合理的原因或理由，进而也就不太可能出现使用属于正当的情况。 　　在此基础上，还应当判断使用者使用的是否是该文字商标的第一含义，或者是否是该商标中文字的第一含义。只有描述性的词汇因为具有了第二含义之后，才会因具有了显著性和识别性而获准注册，因此如果他人使用的不是该文字商标或者商标中文字的第一含义，而是使用其第二含义，那么这种使用也不应被认定为正当使用。 　　总之，我们认为正当使用的情形主要存在于权利人的注册商标是描述性的商标案件中。为此，我们就描述性商标案件中对描述性使用的判断作进一步的探讨，以确定是否存在正当使用的抗辩情形。 　　(二)描述性使用的判定问题 　　通过上述的分析，我们得出的结论是，只有在描述性商标案件中，才存在正当使用的抗辩事由，可以从以下几方面分析。 　　1、结合使用者的使用方式分析使用者使用的是商标的第一含义还是第二含义。如果使用的是描述性商标的第一含义，那么就属于一种描述性的使用；如果使用的是描述性商标的第二含义，那么就属于一种非描述性的使用。 　　2、如果从使用者的使用方式上难以判断使用是否的是第一含义，就看使用者所要到达的目的。这种主观的目的，可以通过分析被告在可供选择的几种方法中是否选择其中合理的一种来判断。 　　3、判断是否描述性使用，还要参考商业惯例和消费者习惯。例如： T恤衫和衬衫的商标通常在领口内侧、左胸口位置，如果使用者将他人服装类商标使用在服装上的其他特殊位置，并连同其他文字或图形使用，那么在很大程度上可能被认定为描述性使用。例如韩某诉安徽古井赛特购物有限责任公司、合肥百盛逍遥广场有限公司、广州白云山运动服装有限公司商标侵权纠纷案虽然原告韩某在运动服装上注册了“Owen”商标，但由于被告在生产运动服时，在标有“茵宝”注册商标的运动服前胸和后背部分连同“10号”一起使用了“Owen”，就使人联想到英国足球运动员欧文的名字，而不会认为使用了原告韩某的商标“Owen”。因此，这时的使用就是对“Owen”商标的描述性使用。因为，这时消费者通常会将“Owen”与英国著名球星欧文相联系，“Owen”字样的功能是通过欧文的个人形象做广告宣传，而非识别商品来源的符号。依据上述理由，处理这起案件的法院以被告对于原告“Owen”商标的使用属于合理使用为由驳回了原告的诉讼请求。 　　4、判断是否描述性使用，还应考虑商标的知名度。一个具有一定知名度的商标，由于其识别性更强，因此即使它的第一含义是一种描述性的词汇，但其带给消费者的往往是其第二含义。这是由该商标本身所具有的识别性所决定的。这时如果使用人使用了该商标，那么通常应视为是一种非描述性的使用。例如成都市皇城老妈酒店有限公司诉北京皇蓉老妈火锅店案，虽然被告使用的是自己的字号“皇蓉老妈”，但由于原告的“皇城老妈”具有一定的知名度，且被告对于字号的使用属于一种突出使用，因此两审法院均认为被告的使用行为已经不属于对于自己字号的使用，而属于一种非描述性的使用。 　　5、以是否附记于商品上作为判断标准。一般情况下，如果仅仅是在广告用语中、宣传用语中使用则构成描述性使用的可能性就大。如果被告将具有描述性含义的文字商标或者商标中包含的描述性文字单独用于商品上，则构成描述性使用的可能性就小一些。例如：福建银视联播广告有限公司诉九洲音像出版公司、北京合力昌荣广告有限公司、北京九洲华汉广告中心案，被告在签订涉案合同时使用了“930剧场”、“ 今晚930”、“930大戏院”：在节目广告传播单明细报告中列明的广告主题也包括“930剧场”字样，但法院认为被告的行为既不属于在广告服务中使用上述标识的行为，也不属于以“930剧场”标识提供广告服务的行为，均构成描述性使用。因此，法院驳回了原告的诉讼请求。 　　6、相关公众是否以被使用的商标作为区分商品来源的标识。如前所述，只有当使用者对于他人注册商标的使用实际起到了区分商品来源作用时，这种使用才构成非描述性使用。因此我们在判断是否构成描述性使用时，必须应当判断这种使用是否起到了识别和区分作用。这种判断可以从两方面进行：在主观上，看有无作为商标使用之意图：客观上，看一般商品购买人是否认为被使用的商标起到了标示被使用人商品的作用。例如：杭州中融投资管理有限公司诉中融基金管理有限公司案，法院认为，以基金管理人的字号作为基金名称的首部是证券行业的惯例，被告在其发行的债券型证券投资基金的首部冠以“中融华融”字样，旨在体现其企业字号，而不会使相关公众认为这种使用与原告之间存在某种关系，因此，二级法院一致驳回了原告的诉讼请求。 　　7、在使用他人注册商标的同时，是否还标示了自己的商标或注册商标。如果使用者在使用他人具有描述性含义的文字注册商标，或者他人注册商标中包含的描述性文字时，同时正确标注了自己的商标或者注册商标，那么通常会被认为属于描述性的使用。例如我院审理的天津市吴阳玻璃珠有限公司诉天津市港德工贸有限公司案，虽然被告在其展位横幅上标明企业名称时用括弧方式使用了原告商标中的文字，但由于被告在展位及宣传册的多个地方标明了自己的商标，因此我院没有认定被告侵犯原告的商标权。 　　但是，如果使用者虽然标注了自己的商标或注册商标，但自己的商标标注在非常不明显的地方，或者通常是不标注商标的位置，而把他人的注册商标标注在非常明显的地方，或者标注在通常的商标标注位置。这时，由于使用者自己的商标的标示性和区分性已经实际丧失，他人的注册商标实际上起到了标明使用者商品来源的作用，因此这时的使用应视为非描述性的使用。 　　综上，我们认为对于同时使用自己商标和他人商标的案件中，判断是否描述性地使用他人商标应当具体问题具体分析，而不应绝对化。 　　8、以商业惯例、专业协会的意见来认定使用者所使用之商标中的文字是否属于对商品或服务的品质、功能的说明或者是通用名称。如果一个商标中包含本商品或服务的通用名称，商标专用权人就无权禁止他人为了描述这种商品或服务对通用名称的正当使用。例如，我院审理的北京宅急送快运有限公司诉北京必胜客比萨饼有限公司案中，宅急送公司的商标是“宅急送”文字加“猴子”图形，该公司在商标注册申请以及商标注册证中明确表示对“宅急送”文字放弃专用权。宅急送作为快递行业的通用名称，是不能被一家公司独自占有的。因此，必胜客公司对于“宅急送”商标的使用就是一种描述性的使用——使用的是快递行业的通用名称，构成正当使用。 　　综上，我们认为，判断是否描述性的使用，通常需要综合考虑上述8个因素。而且，即使使用者在使用自己的注册商标或者非注册商标的同时，使用了他人注册的描述性文字商标或他人注册商标中包含的描述性文字，同样可能构成非描述性的使用。我们在审理案件时，对于这种情况特别要注意，一定要结合案件中的细节具体加以分析，不能一概而论。 　　在分析了上述两个问题以后，我们认为可以得出这样一个结论，那就是认定商标案件中的正当使用，应当有这样一个思维顺序：首先分析被使用的他人注册商标是否属于描述性的商标，在此情况下，再判断使用者使用的是否是该描述性商标的第一含义，即是否构成描述性使用。在完成前两部分析后，再进行第三步的判断，就是是否能够构成正当使用。 　　(三)正当使用的判断标准问题 　　如前所述，《实施条例》第四十九条采取的是列举式的规定，《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第19页(简称《高院解答》)则采取的是归纳加列举式的规定。 　　根据这些规定，我们认为有关正当使用的判断标准可以确定下来的构成要件有三个：其一，主观要件需出于善意；其二，被使用的商标属于描述性的商标；其三，描述性的使用。 　　这里面的第二和第三我们前面已经讨论过了，因此，这里我们仅需继续讨论善意的问题。 　　到底应当怎样判断使用者使用他人的商标是否出于一种善意呢?通常来讲，对于善意的判断，应当看使用者使用他人注册商标的目的。如果使用者仅仅是使用描述性词汇的第一含义，用于表示该类商品的通用名称、主要原料、性能或品质等，就应当认定其主观上存在善意：如果使用者使用他人注册商标意欲导致消费者产生混淆和误认，误认为使用者的商品是商标注册人的商品，以借用商标注册人的商业信誉和产品声誉，那么就应当认定其主观上存在恶意，而不是一种给予善意的使用。因此，我们在判断使用者是否善意时，可能还会参考商标注册人和使用人的产品声誉和商业信誉等因素。应当说，一般来讲如果使用人的使用是一种描述性的使用，那么他通常应被认定为出于善意。因为其使用的目的通常不是为了导致混淆和误认，进而借用他人的信誉和声誉。 　　另外，如果使用者主观上出于善意，那么他通常不会采用突出的方式使用。因此，我们在判断使用者是否出于善意时，还可以通过其是否突出使用他人注册商标来判断。例如：北京利玛软件信息技术有限公司诉北京机械工业自动化研究所及第三人北京利玛自动化技术公司案，虽然被告在使用原告注册商标中的文字“利玛”时，标注了被告和第三人的全称，且该文字是第三人的企业字号，但法院认为由于存在原告的注册商标，因此被告在使用字号时就应当对已注册的商标予以合理避让，以免混淆。由于被告属于一种突出使用“利玛”，而未作合理避让，因此法院认为被告的使用已经超出了善意的范畴。 　　三、建议 　　1、商标法再次修改时应当加入对正当使用的规定，并明确具体的构成要件。在采取列举方式规定以外，还应当归纳出一些基本的构成要件。通过构成要件弥补列举式规定中没有穷尽的内容，使执法者能够有一个统一的执法尺度，尽量避免不同法官和不同法院之间的执法不统一现象。 　　而且可以把其他国家一些经过多年司法实践成功的条款引入我国的法律规定中，拓宽法官的法律适用内容。 　　2、在没有修订法律前，最高人民法院应当对此类问题出台相应的司法解释。目前在法律对商标正当使用作出规定前，只能依据《实施条例》第49条来处理该类案件。但是在适用法规时，没有对构成正当使用的因素出规定，依据不同的因素考虑结果就会出现差异。因此，最高人民法院应当对此作出司法解释，明确对《实施条例》第49条的适用条件和考虑因素，统一各法院的处理思路，也避免对同样事实案件，多级法院出现不同判决，保持法制的一致性。 　　3、在法律和司法解释都没有作出修改和规定前，就需要法官在审理涉及到正当使用问题的商标案件时，统一思路，明确利益平衡关系。 　　 时间：2006-8 作者：谢甄珂

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