什么是恶意抢注商标?关于抢注驰名商标的案例分析

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  • 2021-02-18 23:57:51
  • 鱼爪商标网

商标凝结着企业的信誉,承载着商品或者服务的品质,是重要的无形资产。

什么是恶意抢注商标?商标恶意注册是指违背诚实信用原则,以攫取或不正当利用他人市场声誉,损害他人在先权益,或者侵占公共资源为目的的商标注册行为。

抢注驰名商标类

抢注驰名商标,是指违反《商标法》第十三条的规定,在不相同或者不相类似的商品上,抢注他人已在中国核准注册的驰名商标,或者在相同或者类似商品上,抢注他人未在中国注册的驰名商标。实践中,在相同或者类似商品上抢注他人已在中国核准注册的驰名商标可用《商标法》第十三条第三款(修改前《商标法》第十三条第二款)予以调整。对已经注册的商标,在先权利人或者利害关系人可以自商标注册之日起5年内,请求宣告该注册商标无效。但对恶意注册的,驰名商标所有人不受5年的时间限制。

案例一:原告上海真蒂装饰材料有限公司诉国家工商总局商标评审委员会、第三人美国蒂芙尼公司关于第8009772号蒂凡尼商标无效宣告请求行政纠纷案

【案情简介】

上海真蒂装饰材料有限公司(简称真蒂公司)于2010年1月20日向国家工商总局商标局提出第8009772号蒂凡尼商标(简称诉争商标)注册申请,于2011年2月7日被核准注册,商标专用权期限至2021年2月6日,核定使用在国际分类第27类墙纸、地毯等商品上。

2013年11月21日,美国蒂芙尼公司(简称蒂芙尼公司)针对诉争商标提出无效宣告请求申请,理由包括诉争商标是对蒂芙尼公司TIFFANY、TIFFANY&CO驰名商标的复制、模仿等。2015年3月2日,商评委经审查认为蒂芙尼公司提出的无效理由成立,并据此宣告诉争商标无效。

真蒂公司不服商评委裁定,向北京知识产权法院提起诉讼,主要理由为:1.诉争商标指定使用的墙纸等商品与引证商标指定使用的珠宝、宝石商品差别巨大,无关联性可言,两者并存不会导致相关公众误认,也不会淡化驰名商标的影响力。2.诉争商标在核定使用的墙纸等商品上广泛使用,在业界已具有一定知名度,并无攀附引证商标之意,二者不会产生混淆。

北京知识产权法院经审理认为,现有证据可以证明,在诉争商标申请日之前,蒂芙尼公司注册使用在珠宝、宝石商品上的TIFFANY商标已经为相关公众所熟知,构成驰名商标。诉争商标蒂凡尼不仅与英文TIFFANY呼叫相近,与蒂芙尼公司使用的中文标识蒂芙尼亦仅一字之差,诉争商标己构成对两件引证商标的模仿。诉争商标指定使用在壁纸等商品上,容易使相关公众对两商标之间的关系产生联想,如是否存在许可使用关系、关联企业关系或其他关系,从而对商品来源产生误认,致使第三人利益可能受损。因此,诉争商标申请注册违反了2001年《商标法》第十三条第二款的规定,北京知识产权法院依法驳回原告的诉讼请求。

【典型意义】

本案是适用2001年《商标法》第十三条第二款遏制恶意注册商标行为的典型案例。在判断诉争商标申请注册是否会误导公众,致使驰名商标权利人的利益可能受到损害时,应综合考虑驰名商标的公众熟知程度、两商标之间的近似程度、指定使用商品之间的相关程度、诉争商标注册人的主观意图等因素进行判断。本案中,现有证据表明经过蒂芙尼公司长期、大量的使用,TIFFANY与音译中文标识蒂芙尼在珠宝等商品上已经形成较强对应关系。真蒂公司不仅注册了本案诉争商标蒂凡尼,还注册了纯英文商标DIFFANY及中英文组合商标蒂凡尼壁纸DIFFANY,在实际使用过程中将蒂凡尼与DIFFANY同时使用,而DIFFANY无疑与第三人的驰名商标TIFFANY更为接近。由此可见,真蒂公司攀附蒂芙尼公司驰名商标声誉的主观意图明显。本案综合考虑上述因素,认定诉争商标申请注册容易使相关公众对两商标之间的关系产生联想,从而对商品来源产生误认,致使蒂芙尼公司利益受损。

案例二:原告埃克森美孚公司诉被告国家工商总局商标评审委员会、第三人桂林埃索技术有限公司关于第9945806号埃索黄金眼商标无效宣告请求行政纠纷案

【案情简介】

桂林埃索技术有限公司于2011年9月8日向国家工商总局商标局提出第9945806号埃索黄金眼商标(简称诉争商标)注册申请,于2012年11月14日被核准注册,商标专用权期限至2022年11月13日,核定使用在国际分类第17类合成橡胶、离合器垫、有机玻璃、窗户用防强光薄膜(染色膜)、塑料板、车辆水箱用连接软管、防热散发合成物、隔音材料、绝缘涂料、防水包装物商品上。

2015年10月12日,埃克森美孚公司(简称美孚公司)针对诉争商标向商标评审委员会提出无效宣告请求,主要理由为:1.诉争商标与第177019号ESSO及图商标、第76856号ESSO及图商标、第8918254号埃索商标(简称引证商标一至三)构成使用在同一种或类似商品上的近似商标,依法应当予以无效宣告。2.诉争商标是对美孚公司已经构成驰名商标的第205787号埃索商标、第8918254号埃索商标,第76852号ESSO商标、第177016号ESSO及图商标、第76851号ESSO商标、第177015号ESSO及图商标(简称引证商标四至九)的复制、模仿,依法应当予以无效宣告。3.诉争商标系对原告所有的高知名度商标的复制、抄袭。诉争商标的注册违反了诚实信用原则,扰乱正常的商标注册管理秩序,依法应当予以无效宣告。综上,美孚公司请求依据《商标法》第十三条、第三十条、第四十四条第一款等规定,宣告诉争商标无效。2016年5月31日,商标评审委员会作出被诉裁定,诉争商标予以维持。

美孚公司不服被诉裁定,诉至北京知识产权法院。法院经审理认为:

1.使用在合成橡胶、有机玻璃、窗户用防强光薄膜(染色膜)、塑料板商品上的诉争商标与引证商标一、二构成使用在同一种或类似商品上的近似商标,违反了《商标法》第三十条的规定。

2.基于按需认定的原则,北京知识产权法院依法仅认定引证商标七为使用在工业用油脂、石油、石油产品上的驰名商标。诉争商标构成对引证商标七的复制、模仿,其注册申请违反了《商标法》第十三条第三款的规定。

3.桂林埃索技术有限公司注册包括诉争商标在内的系列商标的行为具有明显的复制、抄袭他人高知名度商标的故意,扰乱了正常的商标注册管理秩序,有损公平竞争的市场秩序,违反了公序良俗原则。根据《商标法》第四十四第一款关于禁止以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的立法精神,诉争商标依法应当予以无效宣告。

【典型意义】

本案是人民法院综合运用《商标法》第三十条、第十三条及第四十四条第一款遏制恶意注册商标行为的典型案例。本案明确了如下规则:1.如诉争商标核定使用的部分商品与引证商标核定使用的商品构成同一种或类似商品的,则首先运用《商标法》第三十条予以规制。2.驰名商标的认定坚持按需认定的原则,如诉争商标的注册系对他人构成在先驰名商标的引证商标的复制、模仿,则在综合考虑两商标分别核定使用商品的关联性、诉争商标申请人的主观恶意等基础上,运用《商标法》第十三条对引证商标予以跨类保护。3.大量申请注册复制、模仿他人在先知名度较高或独创性较强的商标的行为,属于《商标法》所禁止的“以其他不正当手段”取得商标注册并扰乱商标注册管理秩序、破坏公平竞争的市场秩序、违反公序良俗原则的情形。根据《商标法》第四十四条第一款规定,诉争商标依法应当予以无效宣告。

案例三:原告迪尔公司诉被告国家工商总局商标评审委员会、第三人重庆美康高级润滑油有限公司关于第4413061号强鹿JOHNDEERE商标无效宣告请求行政纠纷案

【案情简介】

重庆美康高级润滑油有限公司(简称美康公司)于2004年12月14日向国家工商总局商标局提出第4413061号强鹿JOHNDEERE商标(简称诉争商标)注册申请,其后获准注册,核定使用在第4类兵器(武器)用润滑油、工业用蜡、夜间照明物(蜡烛)、除尘制剂商品上。迪尔公司自1980年至1985年期间获准注册了引证商标一第206346号JOHNDEERE商标、引证商标二第206347号JOHNDEERE商标、引证商标三第137726号JOHNDEERE及图商标及引证商标四第363083号JOHNDEERE及图商标,核定使用在拖拉机、播种机、捆扎机、动力联合收割机等商品上。2014年9月30日,迪尔公司提出对诉争商标的无效宣告申请。其申请无效宣告的主要理由为:诉争商标的申请注册违反了2014年《商标法》第十条第一款第(八)项、第十三条、第十五条、第三十条、第三十二条的规定。2015年5月27日,商标评审委员会作出被诉裁定,诉争商标予以维持。

迪尔公司不服被诉裁定,诉至北京知识产权法院,请求法院撤销裁定。其理由为:引证商标达到驰名商标的程度,符合2001年《商标法》第十三条第二款所指的情形,应当给予跨类别保护。同时,迪尔公司仍坚持商标评审阶段的其他理由,认为诉争商标依法应予以宣告无效。

北京知识产权法院经审理认为,迪尔公司提交的证据能够证明引证商标三、四在中国大陆地区已达驰名商标的知名程度。诉争商标的注册构成2001年《商标法》第十三条第二款所指的情形,依法应予撤销。

【典型意义】

本案属于针对驰名商标给予跨类保护的典型案件。本案中引证商标三、四经过迪尔公司在诉争商标申请日前的进口销售、在中国大陆设立合资企业生产销售、广告宣传及大量相关新闻报道等活动,已为中国大陆地区相关公众所熟知,达到驰名商标的知名程度。美康公司的诉争商标核定使用的兵器(武器)用润滑油、工业用蜡等商品与引证商标三、四核定使用的拖拉机、播种机等商品虽然不相类似,但二者均属于工业类产品且各自的相关公众范围存在交叉重合,具有一定关联度,如放任标记诉争商标的商品在相关市场流通,将误导公众,并致使驰名商标注册人迪尔公司的利益可能受到损害。

案例四:原告耐克创新有限合伙公司诉被告国家工商总局商标评审委员会、第三人泉州市洛江超盛鞋业有限公司关于第3275213号图形商标无效宣告请求行政纠纷案

【案情简介】

泉州市洛江超盛鞋业有限公司于2002年8月15日向国家工商总局商标局提出第3275213号图形商标(简称诉争商标)注册申请,并于2005年7月14日被核准注册,核定使用在第25类服装、鞋、袜、领带、腰带商品上。经续展,该商标专用权期限至2025年7月13日。耐克创新有限合伙公司(简称耐克公司)针对诉争商标于2014年5月23日向商标评审委员会提出无效宣告请求,请求认定第991722号勾图形商标(简称引证商标)为使用在第25类服装等商品上的驰名商标,诉争商标的申请注册是对该驰名商标的恶意复制和模仿。2015年3月30日,商标评审委员会作出被诉裁定,诉争商标予以维持。

耐克公司不服被诉裁定,诉至北京知识产权法院。法院经过审理认为,综合考虑现有证据,引证商标在服装、鞋、帽商品上具有极高知名度,在诉争商标申请注册前达到了驰名的程度。诉争商标核定使用商品的相关公众应当知晓耐克公司勾图形商标的存在。在此情况下,若允许诉争商标注册使用,必将导致相关消费者对商品的来源产生混淆误认,且引证商标经过耐克公司的使用宣传,已与其形成唯一对应关系。第三人的使用行为利用了引证商标的市场声誉,占用了耐克公司因付出努力和大量投资而获得的利益成果,致使驰名商标注册人权益受到损害,故诉争商标应当被宣告无效。

【典型意义】

本案是适用《商标法》规定的“复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标”遏制恶意注册商标行为的典型案例。本案认定耐克公司的引证商标勾图形商标为驰名商标,并针对2001年《商标法》第十三条第二款规定的适用范围进行了扩大化认定,援引了北京市高级人民法院在先判例的相关认定,即2001年《商标法》第十三条第二款的规定同样适用在同一种或者类似商品上复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标的情况,最大程度地保护驰名商标权利人的合法权利。

案例五:原告杭州奥普电器有限公司诉国家工商总局商标评审委员会、第三人云南奥普伟业金属建材有限公司、浙江现代新能源有限公司关于第1737521号奥普aopu商标无效宣告请求行政纠纷案

【案情简介】

瑞安市奇彩贸易公司于2001年3月27日向国家工商总局商标局提出第1737521号奥普aopu商标(简称诉争商标)注册申请,于2002年3月28日被核准注册,核定使用商品为第6类金属建筑材料。经续展,该商标专用权期限至2022年3月27日。2013年6月13日,经转让,诉争商标由本案第三人云南奥普伟业金属建材有限公司与浙江现代新能源有限公司共有。2009年11月6日,杭州奥普电器有限公司(简称杭州奥普公司)提出对诉争商标的无效宣告申请,主要理由为:诉争商标的申请注册违反了2001年《商标法》第十三条和第四十一条的规定,对于恶意申请注册的商标,驰名商标所有人不受五年的时间限制。2015年7月14日,商标评审委员会作出被诉裁定,诉争商标予以维持。

杭州奥普公司不服被诉裁定,诉至北京知识产权法院。法院经审理认为,结合在案证据,依据2001年《商标法》第四十一条第二款及第十三条第二款的规定,诉争商标在指定使用的商品——金属建筑材料上的使用将误导公众,致使驰名商标注册人的利益受到损害,依法应当被宣告无效。

【典型意义】

本案是适用2001年《商标法》第四十一条第二款“对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制”的典型案例。本案明确了上述条款规定的“恶意注册”的司法判断标准,即应综合考虑引证商标的驰名程度、显著性、使用宣传情况、诉争商标与引证商标的相似程度、诉争商标申请人与引证商标注册人是否存在特定关系以及诉争商标注册后的使用情况等因素。另外,在适用《商标法》第十三条第二款时,应将误导公众,致使驰名商标注册人的利益可能受到损害作为判断原则。同时,本案中将第三方出具的市场调查报告作为判断是否误导公众的参考依据,具有重要意义。

案例六:原告纽芝兰(厦门)生物科技有限公司诉国家工商总局商标评审委员会、第三人上海十月妈咪网络股份有限公司关于8585534号十月媽咪october mommy商标无效宣告请求行政纠纷案

【案情简介】

纽芝兰(厦门)生物科技有限公司(简称纽芝兰公司)于2010年8月18日向国家工商总局商标局提出第8585534号十月媽咪october mommy商标(简称诉争商标)注册申请,其后被核准注册,核定使用在国际分类第5类维生素制剂、鱼肝油、医用药膏、贴剂、医用营养食物、婴儿食品、医用糖果、医用营养品、婴儿奶粉、医用葡萄糖商品上。2013年3月4日,上海有喜实业有限公司(后改名为上海十月妈咪网络股份有限公司,简称十月妈咪公司)对诉争商标提出无效宣告申请,主要理由为:1.该公司的第1330964号十月妈咪商标(简称引证商标)经过十几年的经营和使用,己经成为国内孕妇装的领导品牌,具有较高的知名度和影响力,应作为驰名商标加以保护。2.诉争商标是对十月妈咪公司的驰名商标十月妈咪的复制、模仿,诉争商标核定使用的商品与引证商标所标识的商品密切相关。因此,诉争商标的注册违反了2001年《商标法》第十三条第二款的规定,依法应当予以无效宣告。2016年1月11日,商标评审委员会作出被诉裁定,诉争商标予以无效宣告。

纽芝兰公司不服被诉裁定,起诉至北京知识产权法院。法院经审理认为,本案现有证据表明,十月妈咪公司的引证商标在诉争商标申请日前已经具有较高知名度,法院依法认定其为使用在孕妇装商品上的驰名商标。诉争商标构成对引证商标的复制、模仿,违反了2001年《商标法》第十三条第二款的规定,依法应当予以无效宣告。

【典型意义】

本案是人民法院运用2001年《商标法》第十三条遏制恶意注册商标行为的典型案例。本案中的引证商标在孕妇装商品上具有较高的知名度与显著性,诉争商标与引证商标文字的中文文字构成、呼叫及含义完全相同。诉争商标仅增加了引证商标的英文翻译,对字体进行了简单处理,属于典型的复制、模仿他人驰名商标的行为。本案明确了如下规则:驰名商标的认定坚持按需认定原则,但对于明显复制、模仿他人在先驰名商标,攀附他人商誉,确有跨类保护必要的,依法对驰名商标保护范围予以适度扩张。对于在不相类似的商品类别上抢注他人驰名商标的行为,如果易导致消费者对商品来源产生混淆、误认,进而减弱他人驰名商标的显著性或者不正当利用他人驰名商标的市场声誉,损害驰名商标权利人利益的,依法应当予以无效宣告。

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