「马库什权利要求」的新颖性如何判定

马库什权利要求是化学领域中非常常见的权利要求类型。对于马库什权利要求，《专利审查指南》规定如下：“如果一项申请在一个权利要求中限定多个并列的可选择要素，则构成“马库什”权利要求”(《专利审查指南》第二部分第十章8.1.1)。

我们可以简单地将马库什权利要求中的通式理解为虚拟的上位概念，而大量的具体化合物理解为具体的下位概念。在基于“下位概念的公开使采用上位概率限定的发明或实用新型丧失新颖性；反之，上位概念的公开并不影响采用下位概念限定的发明或者实用新型的新颖性”这一判定原则下，判定马库什权利要求涉及的化合物。

如何理解马库什权利要求在新颖性意义上的公开范围呢。也就是说，马库什权利要求所公开的是单独并列的具体技术方案，还是公开了一种可选择的整体技术方案呢。在涉及马库什权利要求的新颖性判定时，应该如何适用呢。

分两种情况来讨论，一是在先申请公开的内容是马库什权利要求；二是在后申请是马库什权利要求。

1.在先申请公开的是马库什权利要求

举例来说，如果在后申请要求保护一种半导体器件，其中一个半导体层为“C”掺杂的氮化物半导体层，而作为现有技术的在先申请(在先申请)的权利要求3中公开了同样的半导体器件，其中该氮化物半导体层可以包含选自Be、Mg……C的至少一种杂质(在先申请中的具体实施方案采用的都是Mg掺杂)，那么能否利用在先申请来评价该在后申请的新颖性呢。

对此大概有两种观点，一种观点认为马库什权利要求实际上相当于公开了一种可选择的范围，也就是说马库什权利要求实质上是可选择的整体技术方案(“上位概念”)。所以，根据上位概念不破坏下位概念的新颖性的原则，在先公开的马库什权利要求不能破坏在后申请的具体下位概念的新颖性。即，在上述例子中，由于在先申请中并没有具体地公开“C”掺杂的情况，所以在先申请实际上公开了上位概念“氮化物半导体层可以包含选自Be、Mg……C的至少一种杂质”，其不能破坏具体的下位概念“C掺杂的氮化物半导体层”的新颖性。另外，由于在后申请中已经明确记载了现有技术中普遍采用的Mg掺杂剂具有诸多技术缺陷，而“C”掺杂则得到很好的技术效果，所以在后申请应该是在先申请的改进发明，也就是说在先申请不能用于破坏在后申请的新颖性。

而另一种观点认为，马库什权利要求实际上公开的是多个单独的技术方案，也就是说，在先申请的权利要求3实际上已经公开了Be掺杂、Ma掺杂、C掺杂等一系列并列的技术方案。由于在先申请的权利要求3实际上已经公开了C掺杂的技术方案，所以在后申请相对于在先申请不具有新颖性。

争论的焦点应该在于在先申请中马库什权利要求3的解释问题。即，马库什权利要求到底公开的是范围还是单独的具体方案呢。

根据《专利审查指南》的相关定义“如果一项申请在一个权利要求中限定多个并列的可选择要素，则构成“马库什”权利要求”，马库什权利要求限定的是并列的多个可选择要素。那么“并列的多个可选择要素”可否作为具体的可选择要素的“上位概念”呢。这里，最好先讨论一下上下位概念。虽然《专利审查指南》并没有给出上下位概念的具体定义，但是其给出了两个具体的实例，即上位概念为“金属”则相对的下位概念为“铜”;上位概念为“卤素”则相对的下位概念为“氟”。延伸一步，既然“卤素”是“氟”的上位概念，那么由于现有技术中公知卤素仅包括“氟、氯、溴、碘”四种元素，所以“氟、氯、溴、碘”是不是“氟”的上位概念呢。对此问题争议颇多，有人认为如果利用的是“氟、氯、溴、碘”的共性则应该是上位概念，否则不是上位概念。对此问题，目前专利局比较普遍的做法是“卤素”认为是“氟”的上位概念，而“氟、氯、溴、碘”则不认为是“氟”的上位概念。暂且不论专利局的做法是否合理，这至少从一定程度上说明了将并列的多个可选择要素作为单个可选择要素的上位概念应该是有问题的。另外，由于《专利审查指南》对于马库什权利要求的定义已经明确了多个可选择的药物是并列的关系，所以个人认为将马库什权利要求解释为公开的是单个要素的上位概念是不妥的。也就是说，马库什权利要求实际上公开的是多个并列的技术方案，其能破坏在后申请的单个技术方案的新颖性。至于在后申请中记载的单个要素优于其它要素的技术效果，其仅是有限的平行试验的结果，不应作为在后申请具有专利性的理由。

2. 在后申请是马库什权利要求

如果在先公开公开了马库什权利要求的一种或多种具体选择，则一般允许通过删除所公开的具体选项而具有新颖性。如果在先公开是马库什选项的上位概念则一般认为在后申请具有新颖性。但是，如果在先申请公开的是包含更多选择要素的马库什权利要求呢，这实质上与以上讨论的情况相似，即，如以上所讨论的，该问题的焦点还是马库什权利要求的解释问题。

此外，马库什权利要求经常又和《专利审查指南》第二部分第三章3.2.2和3.2.4中所规定的“下位概念与上位概念”和“数值和数值范围”结合在一起，比如化学领域中常见的通式化合物，其往往是包“上下位概念”和“数值和数值范围”的权利要求。对于通式化合物，《专利审查指南》第二部分第十章5.1规定如下：

A.通式不破坏具体化合物的新颖性。

B.具体化合物破坏通式的新颖性，但是不破坏该通式中除该具体化合物之外的其它化合物的新颖性。

C.一系列具体的化合物破坏该系列中相应化合物的新颖性。

D.一个范围的化合物破坏两端具体化合物的新颖性。

对于A、B、D的判定与《专利审查指南》第二部分第三章3.2.2和3.2.4中所规定的“下位概念与上位概念”和“数值和数值范围”的判定原则一致。而对于C的情况，则与上述1.中的例子中所讨论的情况相似，即公开的一系列具体的选择要素破坏该系列中相应具体要素的新颖性。

【总结】

在判断马库什化合物是否具有新颖性时，首先考虑马库什权利要求所涵盖的所有具体化合物是否具有新颖性。如果某一化合物已经被对比文件所公开，则推定该化合物不具备新颖性;但申请人能证明在申请日之前该化合物无法制备的除外。

其次，考虑马库什化合物整体是否具有新颖性。如果马库什权利要求所涵盖的所有具体化合物都具有新颖性，则该马库什化合物整体也具有新颖性;如果马库什权利要求所涵盖的具体化合物中一部分不具备新颖性，则该马库什化合物整体也不具备新颖性;马库什权利要求所涵盖的具体化合物彼此之间的新颖性不互相影响，一部分化合物不具有新颖性并不影响其他化合物的新颖性，因此允许申请人修改马库什权利要求，删除其中不具新颖性的部分，从而使新的马库什化合物具有新颖性。

在删除马库什权利要求并列可选项中的一项或几项时，应当遵循的原则是：修改后的马库什权利要求应当是马库什权利要求;即：不能将原始申请文件中的马库什化合物修改未只剩一个变量，且该变量的可选项均是具体取代基;

如果修改后的马库什权利要求仅包含了数个具体化合物，则这些化合物应当全部在原始申请文件中有明确记载，否则不允许进行这样的修改。

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