区分检索报告与专利权评价报告

(1)“专利权评价报告”的范围

与“检索报告”相比，“专利权评价报告”明显地扩大了审查范围。由原来的只管“新颖性”与“创造性”审查，变成全方位的审查，如是否公开充分，权利要求书是否得到说明书支持等，或者说，凡是涉及无效的理由，都可以在“专利权评价报告”中体现。这样审查范围的扩大，极大地提高了“专利权评价报告”的质量和可信度;可以在某种程度上避免“检索报告”认为具有“新颖性”与“创造性”，而无效程序中却被无效的情况出现。

(2)突出了“专利权评价报告”的官方地位

“专利权评价报告”是依照专利法和专利法实施条例的规定，由国家知识产权局中指定的实质审查部门专门作出，其结论具有法律依据和官方地位，尽管“专利权评价报告”本身没有对专利权作出任何行政法意义上的处分，不属于具体行政行为，但由于审查范围的扩大，审查部门的专业性和唯一性，可以说“专利权评价报告”的做出过程性质上属于“实质审查”，使得其仍具有很强的参考价值。

而“检索报告”从名称上或格式上，与一般的服务咨询机构作出的“检索报告”难以区分。例如国家知识产权局专利检索咨询中心作出面向社会的服务咨询机构，也可应任何请求人的请求，做出“检索报告”，且“检索报告”的格式上，也采用了通用的格式和标记符号。特别是该专利检索咨询中心冠以“国家知识产权局”，容易使人误以为其也属于官方做出的“检索报告”，而且，难免出现两种“检索报告”结论不一的情况，笔者在课题调研的时候，广东省法院系统的知识产权法官就提出如此的疑问，他们都搞不懂 “检索报告”的性质，甚至质疑为什么有这么多的机构可以做出“检索报告”;更何况一般的公众了。

(3)“专利权评价报告”的做出更接近“实质审查”

由于我国对实用新型和外观设计专利申请采取“初步审查制”，为了维护专利制度的尊严，有必要要求专利权人在行使专利权之前，做一次“体检”。目前的“检索报告”也体现了这一点。但由于“体检”的范围过于狭窄，使得“检索报告”制度还不能充分发挥作用。“专利权评价报告”的审查范围扩大，使之更接近“实质审查”。但必须强调的是，“专利权评价报告”的做出不属于具体行政行为，专利权人没有行政救济的渠道，因此，在审查过程中，如果审查员的结论对权利人不利，考虑到审查的时效性，有必要给予权利人一次答辩的机会。这也是说，“专利权评价报告”制度与“实质审查”制度要有区别，不能混为一谈，否则就变成了“实质审查”制了。韩国在这方面经历的反复值得我们借鉴，韩国自2007年起，又将实用新型专利申请改为“实质审查”制，而先前韩国对实用新型专利申请采取形式审查，合格后即授权，但专利权人在行使专利权前，则必须先提供“技术评价书”，而“技术评价书”的做出完全等于“实质审查”制，专利权人对“技术评价书”不服也有后续的司法救济程序。因此在我国，“专利权评价报告”制度还不能变为“实质审查”制度;同时，也不能变成专利无效宣告程序。 如果不做出这样的区分，“专利权评价报告”也就没有存在的意义了。

(4) 申请“专利权评价报告”的主体有所扩大

目前，申请“检索报告”的主体还只限于专利权人。在课题研究中，课题组设想将申请“专利权评价报告”的主体扩大到利害关系人，甚至可以扩大到任何公众。但《专利法实施条例》规定了只限于专利许可合同的被许可人。笔者认为，如此主体扩大的范围实在是太小了，几乎等于没有扩大。因为目前大多数的专利许可合同中，被许可人与专利权人的关系十分密切，有些被许可人就是专利权人的关联公司，因此被许可人索要“专利权评价报告”的动力有限。或者说，专利权人根本就不会对被许可人封锁“专利权评价报告”。而对于专利侵权诉讼的潜在被告来说，他还是不能通过正常渠道来主动申请“专利权评价报告”;因此，这一点上，《专利法实施条例》并没有实质改变既往的申请“检索报告”的主体只限于专利权人的做法。好在《专利法实施条例》规定一旦做出“专利权评价报告”，则在专利公报上予以公布，这样的规定使得专利权人无法隐瞒“专利权评价报告”做出的事实和真相，在某种程度上弥补了对“专利权评价报告”申请主体的限制。

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